Was macht ein Anwalt für Markenrecht?

Wer ein Unternehmen leitet und eine Marke anmelden oder verwalten möchte, steht oft vor großen Herausforderungen. Nicht nur die Anmeldung einer Marke ist von vielen rechtlichen Fragen geprägt, auch die Nutzung und der Schutz vor Nachahmungen ist rechtlich relevant. Viele Gründer und Unternehmer sind deshalb auf der Suche nach einem verlässlichen Partner an ihrer Seite, der sie bei den Schwierigkeiten des Markenrechts unterstützen kann.

Doch wann ist der Gang zum Anwalt für Markenrecht sinnvoll? Ist anwaltliche Unterstützung bei einer Markenanmeldung überhaupt notwendig? Und wie kann eine erfahrene Kanzlei Sie beim Wachstum Ihres Unternehmens unterstützen? In diesem Beitrag geben wir einen Einblick hinter die Kulissen einer Markenrechtskanzlei.

Ganz gleich ob Markenanmeldung, Geschmacksmuster oder Patent - WSL Patent unterstützt seit 70+ Jahren erfolgreich etablierte Unternehmen sowie Startups dabei, ihr geistiges Eigentum zu schützen. Als Patent- und Rechtsanwälte verfügen wir über umfassende Branchenkenntnis und beraten Sie zu allen Angelegenheiten. Kontaktieren Sie uns gerne für ein unverbindliches Erstgespräch - egal ob persönlich bei uns vor Ort oder digital.

Was ist eine Marke?

Jeder kennt Marken aus dem Supermarkt, aus Film und Fernsehen. Sie schaffen Wiedererkennungswert und Vertrauen in ein Unternehmen oder Produkt. Eine gute Marke kann den Erfolg eines Unternehmens nachhaltig mitbestimmen.

Im juristischen Sinne ist eine Marke ein rechtlich geschütztes Zeichen, das eine Ware oder Dienstleistung kennzeichnet und damit von Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen unterscheidet (§ 3 MarkenG). Eine natürliche oder juristische Person kann an einem solchen Zeichen Eigentum erwerben und sich damit ein Monopol schaffen.

Marken müssen nicht unbedingt Wörter sein. Es gibt sehr unterschiedliche Markenformen, die auch kombiniert eingesetzt werden können:

  • Wortmarken
  • Bildmarken
  • Positionsmarken
  • 3D-Marken
  • Farbmarken
  • Hörmarken
  • ...

Prosecution und Litigation – diese Aufgaben hat ein Anwalt für Markenrecht

Die Aufgaben eines Anwalts für Markenrecht betreffen meist die Bereiche Prosecution und Litigation. Doch was bedeutet das genau?

Im ersten Schritt des “Lebens” eines Schutzrechtes geht es um die Prosecution. Damit gemeint ist das Erlangen von Markenrechten durch Anmeldeverfahren und deren Vorbereitung. Darunter fallen folgende Tätigkeiten:

  • Ausarbeitung der Markenanmeldung, insbesondere des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses und die Bestimmung der Nizzaklassen
  • Strategische Beratung zum Markenrecht, insbesondere hinsichtlich des Schutzumfangs von Markenrechten und der Portfoliosteuerung
  • Markenrecherche
  • Prüfung der Antragsunterlagen
  • Anmeldung der Marke
  • Führung amtlicher Prüfungsverfahren

Litigation bezeichnet hingegen Tätigkeiten zu (potentiellen) Rechtsstreitigkeiten, die in Bezug auf eine Marke entstehen können. Im besten Fall gehen diese von der eigenen Seite aus, können jedoch auch durch Dritte begonnen werden (z.B. durch eine Abmahnung). Dazu zählen beispielsweise folgende Bereiche:

  • Amtliche Streitfälle, insbesondere die Bearbeitung von Widersprüchen oder Löschungsanträgen gegen die Markenanmeldung bzw. Marke
  • Umgang mit Abmahnungen gegen die eigene Marke
  • Gerichtliche Streitverfahren bei unerlaubter Nutzung der Marke
  • Kollisionsüberwachung

Mehr Informationen zu den einzelnen Bereichen erhalten Sie im Verlauf des Beitrags.

Gibt es einen Fachanwalt für Markenrecht?

Auch wenn es erfahrene und spezialisierte Anwälte im Markenrecht gibt – ein Fachanwalt für Markenrecht existiert in Deutschland nicht. Der Grund ist einfach: Nicht in jedem Rechtsgebiet werden Fachanwaltstitel verliehen. Viele Anwälte, die sich auf das Markenrecht spezialisiert haben, entscheiden sich für einen Fachanwaltstitel im Gewerblichen Rechtsschutz oder Urheber- und Medienrecht.

Welche Fachanwaltsbezeichnungen es in Deutschland gibt, erfahren Sie auf der Seite der Bundesrechtsanwaltskammer.

Allerdings: Da sich die Rechtsprechung im Markenbereich stets sehr schnell weiterentwickelt, ist für einen Anwalt für Markenrecht die stetige Fortbildung in Bezug auf die aktuelle Entscheidungspraxis der Ämter und Gerichte für die tägliche Beratung noch sehr viel bedeutsamer als ein entsprechender Fachanwaltstitel.

Was macht ein Rechtsanwalt für Markenrecht?

Ein Markenrechtsanwalt unterstützt nicht erst bei der eigentlichen Markenanmeldung oder beim Rechtsstreit mit Konkurrenten bzw. Nachahmern. Bereits bei der Ideenfindung zu Ihrer Marke kann es sinnvoll sein, sich von einem kompetenten Anwalt für Markenrecht umfassend beraten zu lassen.

Welche Bereiche dies betrifft, also welche Aufgaben ein Rechtsanwalt für Markenrecht für Sie übernehmen kann, möchten wir Ihnen einmal genauer veranschaulichen.

Durchführung einer Markenrecherche

Vor der eigentlichen Markenanmeldung ist eine Markenrecherche zu empfehlen. Mit spezieller Software prüft ein Markenrechtsanwalt sorgfältig, ob die Idee Ihrer Marke auch tatsächlich umsetzbar ist.

Durch gezieltes Durchsuchen der Register der Markenämter wird sichergestellt, dass keine identischen oder ähnlichen Marken bereits angemeldet sind. Je nachdem, welche Waren und Dienstleistungen angemeldet werden sollen, kann es hier zu Überschneidungen und Wechselwirkungen mit bestehenden Schutzrechten kommen. Mehr zur Markenrecherche erfahren Sie in einem eigenen Beitrag.

Unterstützung bei der Markenanmeldung

Auch die Anmeldung einer Marke an sich kann herausfordernd sein. Vom Ausfüllen des Antragsformulars über die Darstellung der Marke bis hin zum Erarbeiten des Waren- und Dienstleistungsverzeichnis (sortiert nach Nizza-Klassen) ist vieles zu beachten.

Ein Markenschutz-Anwalt hat aber nicht nur die Aufgabe, Sie beim Antrag zur Markenanmeldung zu unterstützen, sondern Sie auch umfassend zu beraten, wie und in welchem Umfang die Marke angemeldet werden soll. Unser Ziel ist es dabei stets, das Maximum aus Ihrer Marke herauszuholen.

Dabei geht es vor allem um die Darstellungsweise Ihrer Marke und die Ausarbeitung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses, denn hierdurch wird der Schutzumfang definiert. Nur wenn hier sorgfältig gearbeitet wird, entspricht die Markenanmeldung auch Ihren Bedürfnissen. Entscheidend ist dabei auch die Berücksichtigung der Ergebnisse der zuvor durchgeführten Recherche. Aber auch die Frage, welcher territorialer Schutzbereich umfasst sein soll (Deutschland, EU, international), ist ein wichtiger Faktor für eine erfolgreiche Markenanmeldung.

Kollisionsüberwachung

Nach erfolgreicher Markenanmeldung stehen Markeninhaber und Ihre Anwälte plötzlich auf der anderen Seite: Statt zu prüfen, ob die eigene Marke mit anderen kollidiert, muss jetzt stetig geprüft werden, dass niemand sonst die eigene Marke rechtswidrig verwendet oder eine ähnliche/identische Marke anzumelden versucht. Diese sogenannte Kollisionsüberwachung übernimmt ebenfalls eine Markenrechtskanzlei.

Kommt es zu so einem Vorfall, informieren wir unsere Mandanten und beraten sie zu den möglichen Schritten wie einer Abmahnung oder einer Unterlassungsklage. Mehr zur Kollisionsüberwachung erfahren Sie in einem eigenen Beitrag zum Thema.

Warum ein Anwalt bei der Markenanmeldung wichtig ist

Die Führung eines Unternehmens (besonders in der Gründungsphase) ist mit hohen Kosten verbunden. Bei der Markenanmeldung lassen sich deshalb doch sicher Kosten einsparen, indem auf einen Markenanwalt verzichtet wird, oder?

Leider ist das nicht so. Insbesondere die Markenrecherche vor der eigentlichen Markenanmeldung ist essentiell für die erfolgreiche Anmeldung der Marke und lässt sich in der Regel nicht rechtssicher von juristischen Laien durchführen.

Zwar können die Register der Markenämter in der Regel durch jedermann auf identische Marken überprüft werden, jedoch nicht ohne Weiteres auf verwechselbar ähnliche Marken, deren Rechte durch die eigene Marke verletzt werden könnten. Dazu bedarf es spezieller Software und einer händischen Überprüfung, die ein Anwalt für Sie übernimmt. Auf eine solche Markenrecherche sollten Sie nicht verzichten.

Das hat folgenden Grund: Bei der Markenanmeldung prüfen viele Markenämter (insbesondere in Europa) nicht, ob es bereits ähnliche oder identische Marken auf dem Markt gibt, die angemeldet sind. Lediglich die grundsätzliche, absolute Schutzfähigkeit wird überprüft. Wer also eine Marke ohne Markenrecherche anmeldet, läuft Gefahr, eine strafbewehrte Unterlassungserklärung (Abmahnung) durch den Inhaber einer bestehenden Marke oder gar einen Rechtsstreit zu verursachen.

Umgekehrt möchte auch niemand, dass die eigene Marke durch Dritte rechtswidrig genutzt wird. Nach der Markenanmeldung ist deshalb eine Kollisionsüberwachung wichtig, um die eigene Marke zu schützen.

Was macht einen guten Markenrechtsanwalt aus?

Ein guter Markenrechtsanwalt muss sich nicht nur mit dem geltenden Gesetz sowie der aktuellen Rechtsprechung auskennen und die Vorgänge im Bereich Markenanmeldung und Streitverfahren kennen, sondern insbesondere die notwendigen Kenntnisse zur Markenrecherche und Kollisionsüberwachung mitbringen. Dafür gibt es KI-gestützte Tools, die richtig einzusetzen – und deren Ergebnisse auch stets kritisch zu bewerten sind. Das Know-How in Bezug auf Software und Digitalisierung muss deshalb genauso vorhanden sein wie rechtliche Expertise.

Zur rechtlichen Expertise gehört auch das stetige im Blick behalten der aktuellen Rechtslage. Insbesondere auf europäischer Ebene entstehen durch die Urteile des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) immer wieder neue markenrechtliche Maßstäbe, die die Rechtslage und somit auch die Arbeit eines Markenanwalts beeinflussen.

Wie unsere Markenrechtsanwältin, Dunja Tsoumanis, zudem richtig feststellt, braucht es jedoch nicht nur “hervorragende Kenntnisse der rechtlichen Anforderungen und Rahmenbedingungen für die Anmeldung und Eintragung von Marken und Designs bei den Ämtern, sondern auch ein Interesse und Verständnis für Ihr Unternehmen, seine Produkte und Dienstleistungen sowie die strategische Ausrichtung in seinem Markt- und Wettbewerbsumfeld”.

Als spezialisierte Kanzlei für Patent- und Markenrecht haben wir die Expertise und die passenden Tools, um Sie bei ihren Recherchen zu unterstützen. Durch unsere jahrzehntelange Erfahrung beraten wir Sie zudem umfassend zu den möglichen Optionen und geben Ihnen eine Einschätzung zur Markt- und Rechtslage anhand einer Markenrecherche. Darüber hinaus übernehmen wir gerne den gesamten Prozess der Markenanmeldung für Sie.

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